Een merk is pas beschermd nadat het geregistreerd is, dit in tegenstelling tot het auteursrecht dat meestal eveneens van toepassing zal zijn. Registreren kan afhankelijk van het beoogde gebied voor:

  • Benelux: het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te Den Haag.
  • Europese Unie: Harmonisatiebureau voor de interne markt Office for Harmonization in the Internal Market, Trade Marks and Designs(merken, tekeningen en modellen) in Alicante (Spanje).
  • Wereld: World Intellectual Property Organization (WIPO) in Genève (Zwitserland) mits depot is gedaan in de EU of de Benelux.

Merkenrecht wordt verkregen na depot voor tien jaar en is onbeperkt verlengbaar.

Merkenrecht in de Benelux

Het merkenrecht werd in nationale recht geregeld door de Benelux Merkenwet (BMW). Deze is thans vervangen door het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Inhoudelijk zijn de verschillen niet erg groot.

Een merk is een teken van waren om het te onderscheiden van andere (art. 1 lid 1 BMW). Het kan hier zowel gaan om woordmerken als om beeldmerken.

Het merkrecht wordt verkregen door het in te schrijven bij het Benelux-depot (art. 3 BMW): dit is bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Een merk wordt niet ingeschreven door het merkenbureau, wanneer het merk onvoldoende onderscheidend vermogen heeft (art. 6bis lid 1 sub b BMW), wanneer het merk in strijd is met de openbare orde of goede zeden (art. 6 bis lid 1 sub e en art. 4 lid 1 BMW) en wanneer het merk tot misleiding bij het publiek zou kunnen leiden (art. 6 bis lid 1 sub e en art. 4 lid 2 BMW).

Daarna kan de inschrijving (het depot) nog nietig worden verklaard op grond van art. 14A lid 1 BMW en op grond van art. 4 BMW, in de gevallen dat:

  • wanneer het merk onvoldoende kan worden onderscheiden van een ander merk (art. 14A lid 1 sub b BMW).
  • het merk in strijd is met de openbare orde of goede zeden (art. 14A lid 1 sub e en art. 4 lid 1 BMW)
  • het merk een nationale vlag of wapen vormt (art. 14A lid 1 sub e en art. 4 lid 1 BMW). Dit vloeit voort uit art. 6ter van het Unieverdrag van Parijs (UVP).
  • er sprake is van een mogelijkheid tot misleiding bij het publiek door het merk (art. 14A lid 1 sub e en art. 4 lid 2 BMW).
  • het merk toebehoort aan een wijnsoort of spiritualie en een geografische oorsprong aanduidt, terwijl dit product niet afkomstig is uit dat gebied (art. 14A lid 1 sub e en art. 4 lid 7 BMW).

Als een merk in het depot nietig wordt verklaard, wordt het daaruit doorgehaald. Na doorhaling mag de oude merkhouder het merk nog wel gebruiken, maar kan hij zich niet meer verzetten tegen het gebruik van zijn merk door een ander (art. 12A lid 1 BMW).

Een voorgebruiker die het merk al drie jaren in de Benelux te goeder trouw en rechtmatig heeft gebruikt, kan zich verzetten tegen een inschrijving van een zelfde merk door een ander, die het pas later is gaan gebruiken (art. 4 lid 6 en art. 14B lid 1 BMW).

Verder kan het merk ook vervallen op grond van art. 5 BMW en dit kan in de volgende situaties:

  • Het merk wordt vrijwillig doorgehaald uit het depot (art. 5 lid 1 sub a) en dit betreft de hele Benelux (België, Nederland en Luxemburg).
  • Wanneer een nationale inschrijving in het merkenregister binnen de eerste vijf jaren vervalt, vervalt ook de internationale inschrijving in de hele Benelux (art. 5 lid 1 sub b).
  • Wanneer het merk gedurende vijf jaren niet wordt gebruikt in de Benelux (art. 5 lid 2 sub a). Dit verval wordt weer teruggedraaid, wanneer het merk, tussen het moment van verval en de instelling van de vordering tot verval van het merk, alsnog wordt gebruikt (art. 14C lid 1 BMW).
  • Woordmerken kunnen na verloop van tijd ook een naam van een soort worden en is dit de schuld van de merkhouder, dan vervalt zijn merkrecht (art. 5 lid 2 sub b).
  • Wanneer het merk misleidend kan zijn voor het publiek (art. 5 lid 2 sub c).

Wordt het merkenrecht niet vernietigd of vervallen verklaard, dan is het tien jaren geldig (art. 10 BMW).

Meer kennis en  informatie hierover kunt u verkrijgen tijdens de NIBAA masterclass design en branding en/of opleiding brand management en opleiding design management, opleiding reputatie management, cursus communicatie management, master brand management of opleiding merkmanagement in Utrecht. Thema’s die hierin behandeld worden zijn: merkidentiteit, positionering, merk, strategie, marketing, brand identity, merkarchitectuur, branding, brand portfolio, merkmeerwaarde, merkwaardecreatie, design management, brand equity, brand building, internal branding, merkwaarden en diverse merkconcepten (www.nibaa.nl)